知识产权丨专利侵权诉讼中现有设计（技术）抗辩与抵触申请抗辩

原告佛山市顺德区某电器有限公司是名称为“电饭煲（FB-01）”、专利号为ZL201830644201.4的外观设计专利权人，该专利于2018年11月4日申请，并于2019年5月24日获得授权。国家专利局根据原告的申请于2020年3月23日出具外观设计专利评价报告，报告结论未发现本专利存在其他不符合专利法有限外观设计授权条件的缺陷。2020年4月，原告委托佛山市顺德区公证处对被告广东某电器科技有限公司开设的多家网店销售被诉侵权产品行为进行证据固定。为提高判赔金额，原告进行多方面取证，包括生产行为、销售区域范围、公司规模等方面取证，可见原告代理律师的专业性，为提起本案诉讼做了充分的准备工作。

2020年6月，原告向广州知识产权法院提起诉讼，请求法院判令被告广东某电器科技有限公司、中山市某电器有限公司、佛山市某电器有限公司、佛山市某文化传媒有限公司停止制造、销售、许诺销售涉案侵权产品，并赔偿损失30万元。

代理律师接受被告公司委托后，立即与被告公司沟通了解类似涉案产品外观设计在行业市场上最早出现情况，目的是想根据被告公司提供的行业信息确定调查方向查找现有设计。虽然原告外观设计专利已有国家专利局出具的专利评价报告认为专利稳定性没有问题，但代理律师仍认为该专利评价报告检索范围不一定全面，也许还可以找到专利评价报告未检索到的其他类似外观设计专利，或者存在其他公开渠道早于原告外观设计专利申请日公开过该产品外观设计。

根据被告公司提供的行业信息，缩小调查范围，我方最终找到三款代理人律师认为与被诉侵权设计相似的外观设计专利。其中前两款外观专利[专利号分别为ZL201830005742.2、D1594758（国外专利）]的授权公告日均早于原告涉案专利申请日，可以作为现有设计抗辩，而第三款外观专利（专利号为201830151897.7）的申请日虽然早于原告涉案专利申请日，但其授权公告日却晚于原告涉案专利申请日，不能作为现有设计抗辩。

作为现有设计抗辩的两款专利虽然被诉侵权设计相似但也存在区别地方，鉴于外观设计是否构成相同或相近似的判断主观性较强，每个人的判断可能会得出不同结论，若仅仅以两款专利作为现有设计抗辩的话，仍有可能存在败诉风险。为提高胜诉率，代理律师将第三款专利号为201830151897.7的外观设计专利作为抵触申请进行抗辩，作为抵触申请抗辩的专利反而比作为现有设计抗辩的专利更为接近被诉侵权设计，大大提高了我方胜诉把握。

在我方做好充分应对策略后，代理律师代理被告公司在开庭前向法院提交抗辩证据、答辩意见、比对意见。同时，被告公司也向国家知识产权局对原告涉案专利无效提出无效宣告请求。而原告在收到我方提交的证据及答辩意见后，在开庭前主动撤回了本案起诉。国家知识产权局于2020年11月27日宣告原告涉案专利全部无效。

现有设计（技术）指申请日以前在国内外为公众所知的设计（技术），包括在申请日之前就已经公开销售、使用该专利产品或公告、公布该专利设计（技术）。

专利侵权诉讼中，援引现有设计（技术）进行抗辩，即主张被控侵权设计（技术）所采用的是现有设计（技术），而并非原告的专利。《专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”

抵触申请指没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型、外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

比如发明A于2015年1月1日提交资料申请专利，专利局于2016年10月1日对发明A进行公布，而发明B是于2015年12月1日提交专利申请资料，并且与发明A是属于相同的发明，发明B在提交专利申请时，该主题的专利技术处于尚未公开状态，故不属于现有技术。但考虑一项技术只能被授予一项专利权，遵循申请在先的原则，发明A对发明B构成抵触申请，所以发明B不能被授权专利权。

抵触申请不属于现有设计（技术），故不能援引抵触申请作为现有设计（技术）抗辩。虽然我国现有法律也并未对抵触申请抗辩进行明确规定，但是在司法实践中均认可抵触申请可以参照现有设计（技术）抗辩的规定予以处理，所以在专利侵权纠纷案件中，抵触申请也常被用于不侵权抗辩。

无论是采取现有设计（技术）抗辩还是抵触申请抗辩，均是将被诉侵权设计（技术）与被援引的设计（技术）进行比对。现阶段主流观点认为二者的认定标准有一定区别：现有设计（技术）抗辩只要证明被诉侵权设计（技术）与现有设计（技术）相同或近似（相同或等同），抗辩成立。抵触申请抗辩而是证明被诉侵权设计（技术）相对于抵触申请不具有新颖性，抗辩才成立，即认定标准相对于现有设计（技术）的认定标准更高。

由于申请外观专利不需要经过实质性审查，专利稳定性极低，即使权利人进行了专利评价报告，但由于报告检索范围不一定全面，不排除仍可以找到用于现有设计抗辩或抵触申请抗辩的文献。被告除了做不落入专利保护范围抗辩外，还可以尝试去查找现有设计或者抵触申请进行抗辩，争取更高胜诉把握。

而作为原告，进行专利维权需要更加谨慎，前期对自身专利的稳定性调查工作没做充足情况下，提起专利维权诉讼不仅有败诉风险，还可能面临专利被无效的风险。