知识产权丨企业遭遇外观设计专利侵权诉讼时如何制定有效的应诉策略

原告深圳市某科技发展有限公司是专利号为ZL201630487334.6、名称为“台灯（多功能型）”的外观设计专利权人，该专利于2016年9月28日申请，2017年4月26日获得授权。2017年7月10日，原告向深圳市南山公证处申请保全证据公证，在公证员监督下在被告广州市某照明有限公司开设的京东自营旗舰店中下单购买了被诉侵权产品一件。

2017年9月27日，原告向广州知识产权法院提起诉讼，并请求法院判令被告停止侵权，并赔偿其经济损失及维权支出的合理费用共计10万元。

被告代理律师，经与被告公司相关负责人沟通，并分析原告方的证据材料后认为：虽然被诉侵权设计与涉案专利整体形状近似，但是此种台灯的整体形状属于惯常设计，而被诉侵权设计与涉案专利多处存在区别，从普通消费者的角度观察，这些区别是显而易见的，对整体视觉效果具有显著影响。因此，被告代理人初步判断：被诉侵权设计与涉案专利不相同也不相近似，没有落入涉案专利的保护范围，不构成侵权，被告可作不落入涉案专利保护范围的不侵权抗辩。

由于被诉侵权设计与涉案专利是否构成相同或相近似的判断主观性较强，不同的人可能会有不同的结论。如果被告方仅提出不落入涉案专利保护范围的单个抗辩理由，诉讼结果将仍然存在极大的不确定性。为了增强胜诉把握，必须为被告制定多个抗辩理由并存的组合式抗辩策略。随后，被告就专利案件的现有设计抗辩、合法来源抗辩、先用权抗辩等所有可能的被告抗辩理由均与被告负责人进行了沟通，收集了收集现有设计和合法来源方面的证据。

尽管被告做了大量的代理工作，但遗憾的是，一审法院对被告提出的不落入涉案专利保护范围的抗辩、现有设计抗辩和合法来源抗辩均不予采纳。一审法院判决：被告立即停止侵权，并赔偿原告经济损失及合理费用6万元。

一审判决后，被告不服，提出上诉。在上诉状中被告重申了一审提出的三大抗辩理由，补强了合法来源抗辩的证据，将专利号为201520886204.X的实用新型专利说明书附图变换为现有设计抗辩的依据，并调整了不落入涉案专利保护范围抗辩和现有设计抗辩的论述思路。二审法院对被告提出的被诉侵权设计不落入涉案专利保护范围的抗辩仍然未予采纳，但支持了被告提出的现有设计抗辩。

基于此，二审法院判决：撤销一审判决，驳回原告的全部诉讼请求。

外观设计专利侵权案件中，被告方仅提出单个抗辩理由，往往难以取得较好的抗辩效果。

通常，原告在发起外观设计专利侵权诉讼前，都会就被诉侵权设计与涉案专利进行一番比对，并在单方确认被诉侵权设计与涉案专利相同或相近似后才会向法院提起诉讼。司法实践中，外观设计的比对遵循的是“整体观察、综合判断”的原则，认定两个或多个外观设计之间是否相同或相近似是以一般消费者的认知水平，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。而对“整体视觉效果”的判断有时是见仁见智的。因此，即使被诉侵权设计与涉案专利存在多处明显区别，仍有可能被法院认定为两者整体视觉效果无实质性差异，而认定两者相近似。显然，被告把诉讼结果仅仅押注在被诉侵权设计与涉案专利不相近似的单个抗辩理由上，并非明智的诉讼策略。因此，外观设计专利侵权诉讼中，被告方若认为被诉侵权设计与涉案专利不构成相同也不相近似，准备作不落入专利保护范围的抗辩，也应同时对现有设计抗辩、先用权抗辩、合法来源抗辩等其他抗辩理由引起充分重视，多个抗辩理由并存的组合式抗辩将为被告方的诉讼结果提供多重保障。

如企业作为被告方，应充分运用各种可能的抗辩理由，并注意各种抗辩理由之间的内在关系。

不同的法官对于被诉侵权设计、涉案专利以及现有设计之间是否构成相近似，可能存在不同的主观判断。但是，通常同一个法官在同一份判决书中，对于这几个外观设计两两之间是否构成相近似会保持相同的主观判断标准。即使在侵权比对部分，法官认为被诉侵权设计与涉案专利存在的区别点对整体视觉效果不构成显著影响，没有采纳被告提出的不落入专利保护范围的抗辩，但在对被告提出的现有设计抗辩进行审查时，法官往往会面对几乎同样部位、同样程度的区别点，也会认为被诉侵权设计与现有设计的区别点不属于实质性差异，对整体视觉效果不构成显著影响，从而认定现有设计抗辩成立。因此，如果企业作为被告方，应充分认识到各个抗辩理