知识产权丨将分别具有合法来源的零部件简单拼装形成的产品是否构成专利侵权?

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办案律师:张页辉

 

案例简介

 
原告杨某于2006年11月30日向国家知识产权局申请“一种浮球阀”发明专利,2009年4月28日获得授权,专利号为ZL200610124068.6,该专利目前处于有效状态。
 
该专利权利要求1为:一种浮球阀,包括带有阀门的阀体、设置在阀门签名的阀芯、带动阀芯动作的杠杆、设置在杠杆端头的浮球,其特征在于阀门前面的阀体上设置有座,阀芯连接有L形杆,L形杆的其中一端转动活接在阀门下方的座上,杠杆支点转动活接在L形杆活接点的前面的座上,L形杆的自由端搭在杠杆上。2018年4月16日,原告的委托代理人到被告处购得“浮球连杆”的被诉产品一件,购物过程经公证处公证。两被告当庭确认被诉产品由被告卢某销售。
 
两被告均答辩认为:
1.被诉产品是被告卢某通过合法途径,支付合理对价购买。具体购买方式是被告分别向不同的供应商购买被诉产品的浮球和连杆,并将浮球和连杆通过螺纹简单拧接在一起形成被诉产品,因此被诉产品具有合法来源,被告不具有侵权故意,应免除赔偿责任;
2.被告卢某仅有销售被诉产品的行为,并无制造被诉产品的行为;
3.被诉产品不具有涉案专利权利要求1中的“座”的技术特征,被诉产品与专利产品的技术特征不相同也不等同,被诉产品未落入涉案专利的保护范围。
 
针对被告的答辩意见和案件争议焦点,原告代理人提出了如下代理意见:
1.被告向不同的供应商分别采购被诉产品的零部件,并将采购回来的零部件进行拼接的行为,属于专利法意义上的“制造行为”。因此,被告存在制造被诉产品的行为。
2.合法来源抗辩仅适用于被诉产品的使用者、销售者或许诺销售者,而并不适用于被诉产品的制造者。被告是被诉产品的制造者,不符合合法来源抗辩的主体资格,不能免除赔偿责任。
3.“座”的字面含义是起承托作用的部件或结构,在产品中可以是独立的部件,也可以是非独立结构的部件。本案中,被诉产品通过阀门前面的阀体两侧设置的两组对称圆孔,将L形杆、杠杆分别与阀体活动连接,起到了支撑连接的作用,符合涉案专利中所述的“座”的特征。被告辩称被诉产品不具有“座”的技术特征的意见不能成立。因此,被诉产品落入涉案专利的保护范围。
 
 
一审法院完全采纳了原告代理人的代理意见,判决:
一、被告卢某停止制造、销售侵权产品;
二、被告卢某赔偿原告经济损失及合理费用5万元。
被告卢某不服一审判决提出上诉,二审判决:驳回上诉,维持原判。
 
 

风险提示

 
专利侵权案件中,被告有证据证明被诉侵权产品的全部零部件均合法来源于第三方,被告仅将该零部件简单拼装成被诉侵权产品,并将被诉侵权产品对外销售或将被诉侵权产品作为零部件使用在被告的其他产品上,能否据此认定被告存在专利法意义上的“制造被诉侵权产品”的行为?被告能否主张侵权产品具有合法来源?该类问题在类似案件中具有相当的典型性,在原、被告双方之间产生了极大争议,法院内部也持有不同意见。本案中,原告代理人始终坚持不构成合法来源的主张,最终获得法院支持。本案对相关案件处理具有较高参考价值。
 
值得一提的是, 二审法院在审理过程中,对被告提出的合法来源抗辩和不存在制造行为的抗辩意见极为重视。为此,二审主审法官专门组织原、被告双方到被告工厂进行现场调查勘验,详细调查了解了被告的生产经营模式和被诉产品在被告产品中的使用方式。二审法官对被诉产品进行实地调查勘验的审理方式,在经办的专利侵权案件中是比较少见的。原告代理人察觉到二审法官对一审判决对被告存在制造被诉产品的行为以及被告合法来源抗辩不成立的认定,可能存在不同意见,二审存在较大改判风险。为此,原告代理人针对现场调查勘验笔录向二审法院补充提交了一份详细的代理意见,阐明原告方观点。从二审判决结果可知,二审法院采纳了原告代理人提出的代理意见,最终使得二审维持原判。
 
由此可见,律师作为代理人在察觉主审法官可能存在对己方不利的意见时,应及时提交充分的书面代理意见与主审法官进行沟通,有理有力的阐明己方观点,方有希望挽回可能发生的败局。
 
 

法律建议

 
本案涉及专利侵权案件中“制造行为”的认定以及合法来源抗辩的认定这两大典型争议问题。在典型性之外,本案又极具个案的特殊性——被诉侵权产品的零部件均系被告通过合法采购取得,将零部件简单组装形成被诉侵权产品后,被告将被诉侵权产品对外销售或使用在其自身产品上。对于本案的特殊性,二审法院极为重视,并专门组织双方到被告工厂进行实地调查勘验。这在专利侵权案件中是较为少见的,对于原告而言,此种情形大大增加了二审改判的风险。为此,原告代理人针对现场调查勘验笔录向二审法院补充提交了一份详细的代理意见,阐明原告方观点。从二审判决结果可知,二审法院采纳了原告代理人提出的代理意见,最终二审得以维持原判。可见,律师的代理工作,对本案最终得以维持原判具有重要影响。
 
鉴于知识产权案件,尤其是专利案件具有较强的专业性,建议企业在遇到知识产权案件时一定要聘请专业律师进行代理。
2020年12月21日 21:10