群豪原创 | 注册、使用商标的潜在风险

《商标法》第四条第一款规定，自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。为建立品牌信誉，防止他人未经许可使用相同或相似的标识，在经营活动申请注册商标已经得到了普及，很多企业还会在同一类别、不用类别注册多个近似的商标用于保护自身的商标权。经过国家知识产权局核准注册后使用商标是否会构成侵权呢？以下通过案件阐述商标被无效后追溯巨额赔偿和申请注册商标构成不正当竞争的情形。

上述两案例都是在使用自己商标（与对方近似），在商标被无效后判赔巨额赔偿，商标被无效后是否具有追溯力问题？

传统观点认为商标被宣告无效，自始不享有商标权利，宣告注册商标无效的决定或者裁定，不具有追溯力。未经裁判的在商标有效期间的正当使用行为，亦不应该具有追溯力。但在实务中往往根据原告商标的知名度，被诉商标的行使用方式，近似程度进行认定，越来越多的案件对商标被无效前的使用行为也纳入了赔偿金额考量范围内。根据《商标法》第七条规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。如果商标注册人在申请商标注册或使用注册商标时具有主观恶意，即明知其申请注册或使用的商标侵害他人在先权利，那么商标注册人值得保护的信赖利益便不复存在。同理，对于商标不予注册、被撤销或被宣告无效的决定、裁定对于注册商标撤销或宣告无效前的使用行为是否具有溯及力，亦应当取决于注册商标权利人申请或使用商标是否具有恶意。简而言之，商标并非通过行政机关核准注册就可胡乱使用。

案例二中，申请注册商标由为何构成不正当竞争？

正常申请商标注册是民事主体的合法权利，商标能否获得注册，由国家知识产权局决定，注册获得通过则享有商标权，注册未获通过或被无效，则不能获得商标权。传统观点认为如申请商标行为认定属于故意或恶意抢先申请注册商标，该行为及其代理行为破坏的是正常的商标注册管理秩序，应由商标注册管理的行政机关加以规制，快速驳回、不予注册、宣告无效或者不予核准转让等。而构成不正当竞争行为的前提是相关行为必须在生产经营活动中发生，但商标抢注及其代理行为处于申请商标注册的相关行政程序中，商标尚未投入使用，不属于生产经营活动，亦不属于《反不正当竞争法》列明的七大类不正当竞争行为之一，故不构成不正当竞争行为，不应受到《反不正当竞争法》的规制。本案例一审也认定不属于不正当竞争规制的不正当竞争行为，但二审改判认为批量注册商标的行为扰乱正常的商标注册管理秩序，导致大角鹿公司需要采取商标异议、申请无效宣告等方式进行维权，损害了大角鹿公司的合法权益，构成不正当竞争行为。

目前实务中通常通过主观和客观上综合考量申请注册商标是否构成不正当竞争。《商标法》第九条第一款规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。商标注册一般经过代理机构，商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第四条、第十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托。如仍申请注册与他人商标标识高度近似的商标，其本身即具有不正当性，主观上显然存在明知他人商标仍故意甚至恶意抢注的情形，具有借助他人知名品牌进行不正当竞争或者破坏正常市场秩序等不当意图。

在具体行为上，在多个商品类别与服务上长期批量恶意申请注册与他人商标相同或近似的商标，并伴有生产经营过程中进行使用的行为，即符合不正当竞争行为判定的“生产经营中”的相关要求，此行为往往难以被认定为正常经营活动或维护自身知识产权所需，属明显的商标囤积牟利行为，系通过侵害他人在先权利而恶意取得、行使商标权的行为，违反诚实信用原则，扰乱正常的商标注册管理秩序，破坏公平竞争的市场秩序，损害了他人的合法权益，构成不正当竞争行为。简而言之申请注册商标要有度，水能载舟,亦能覆舟。